Per nome a dominio c.d. domain mane s’intende l’indirizzo in formato alfabetico di un “sito web”, cioè un luogo virtuale posizionato nella rete Internet.

Ad ogni elaboratore collegato ad Internet viene così attribuito in automatico un indirizzo IP (internet protocol address) composto da numeri ed il cui collocamento è diretto a facilitare l’indirizzamento ad un sito prescelto dall’utente, al numero identificativo IP viene così agganciato un nome, ovvero appunto il nome a dominio. Nella sua conformazione strutturale il cd domain name è l’indirizzo in formato alfabetico di un c.d. “sito web”, cioè un luogo virtuale posizionato nella rete Internet.

In definitiva, il nome a dominio, quindi, può identificare un’impresa che offre on line i propri prodotti o servizi, ovvero qualsiasi altra persona fisica od organizzazione, anche non economica, che si serve della rete Internet per le proprie comunicazioni agli utenti finali.

La tradizionale tripartizione dei segni distintivi (marchio, insegna e ditta) è stata definitivamente superata con l’introduzione del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nell’acronimo CPI). Quest’ultimo provvedimento, infatti, superando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il nome a dominio, assurgendo a segno distintivo atipico, costituiva soltanto un indirizzo elettronico atto ad individuare i computer collegati alla rete, ne ha tipizzato l’ontologia ritenendolo segno distintivo autonomo in quanto tale equiparato agli altri.

Il suddetto provvedimento, in particolare, menziona e tutela il nome a dominio in diverse disposizioni, fra cui in particolare da un lato l’art. 12 c1 lett. B) (“Novità”) che esclude la registrazione di un marchio d’impresa nel caso in cui il corrispondente nome a dominio sia già noto e di fatto già utilizzato da altri soggetti e l’art. 22 (“Unitarietà dei segni distintivi”) che vieta di utilizzare come nomi a dominio segni distintivi uguali o simili all’altrui marchio se, a causa di tale utilizzo, si determina un rischio di confusione per il pubblico (comma 1) od un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio altrui (comma 2).

A questa conclusione la giurisprudenza di rito ha tratto conseguenze dal taglio immediatamente precettivo: è stato, infatti, ritenuto principio immediato che la qualificazione del nome a dominio come segno distintivo e diritto di proprietà industriale comportino l’applicazione ad esso della normativa dettata dal cpi per i segni distintivi ed in particolare per il marchio in quanto non derogata dalle norme espressamente dettate per i domain names (Così, Trib. Napoli 7.7.2005 e più di recente Cassazione civile sez. I, 18/08/2017, n. 20189 nel cui tenore “Al nome a dominio utilizzato nell’attività imprenditoriale con funzione di segno distintivo deve essere applicata la tutela espressa dal codice di produzione industriale e, in passato, dalla previgente “legge marchi”.

Il principio dell’unitarietà dei segni distintivi comporta che la violazione è realizzata anche se effettuata tramite l’utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo diverso, nell’ambito dell’offerta di prodotti o servizi tra loro affini”). Il nome a dominio, rientra infatti a tutti gli effetti tra i diritti di proprietà industriale acquisibile mediante registrazione e gode della medesima tutela prevista per gli altri segni distintivi.

La tutela del nome a dominio

Orbene, la criticità risiede nel fatto che la procedura di assegnazione dei nomi a dominio non ne  delimita territorialmente l’operatività, posto che in rete ciò sarebbe impossibile, e non rispetta il principio di relatività merceologica secondo cui possono esistere marchi identici se afferiscono a beni o servizi distinti. Questi fattori aumentano le possibilità che vi siano nomi a dominio identici o simili al marchio altrui per effetto della sola registrazione del nome a dominio che va a configurare un uso illecito, confusorio dell’altrui segno distintivo.

La registrazione di un nome di dominio che riproduce o contiene il marchio denominato altrui si sostanzia quindi in una contraffazione del marchio stesso, in quanto permette di ricollegare parassitariamente l’attività di chi, senza avere alcun diritto sul marchio, ha registrato tale dominio a quella del titolare del marchio.

Va da sé, come il divieto di registrare come nome di dominio un marchio registrato altrui risulti condizionato al rischio che, per identità od anche soltanto affinità tra l’attività di impresa dei titolari del marchio e quella di coloro che hanno registrato il dominio, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Pertanto, in caso di marchi non rinomati, vale il principio base che sottende la registrazione dei domini, ovvero quello della tempestività della registrazione, risultando il nome di dominio di proprietà di chi per primo lo ha registrato; viceversa, nel caso si tratti invece di marchi rinomati, la tutela del titolare del marchio risulta più estesa, avendosi il divieto per i terzi di registrare nomi di dominio uguali o simili al marchio registrato anche nel caso in cui il titolare del dominio commercializzi prodotti o servizi non affini a quelli del titolare del marchio, ma a condizione che tale uso da parte del terzo sia finalizzato a trarre indebito vantaggio dal prestigio del marchio rinomato registrato.

Il titolare del marchio rinomato, potrà quindi si vietare ai terzi l’uso, come nome di dominio, di una denominazione identica o simile al proprio marchio, ma avrà l’onere di provare, oltre che la rinomanza dello stesso, anche che l’indebito vantaggio che ne trae il terzo ed il pregiudizio che deriva a sé.

A questa tutela di tipo particolare va poi aggiunta anche quella generale che l’art. 2598 n. 1. C.c. estende nei confronti degli atti di concorrenza sleale.

Procedure di opposizione e riassegnazione del nome a dominio a procedura di opposizione

Laddove un soggetto ritenga che un terzo, attraverso la registrazione di un nome a dominio, abbia leso un suo diritto, può ottenere tutela in via extragiudiziale attraverso due procedure alternative. Da un lato la procedura di opposizione innanzi al registro del cc TLT. It e dall’altro la procedura di riassegnazione innanzi a Prestatore di Servizi per la Risoluzione delle Dispute (PSRD).

Si tratta di due diverse procedure tra loro interconnesse, ma facenti capo a soggetti diversi nonché tra loro indipendenti.

La procedura di opposizione, anzitutto, è funzionale a denunciare al Registro che la registrazione di un nome a dominio da parte del suo attuale registrante viola un proprio diritto. Si tratta di una procedura di opposizione non funzionale alla risoluzione della controversia, ma costituente condizione necessaria per l’attivazione della procedura di riassegnazione, che dovrà essere composta od in via amichevole oppure attraverso i canali tipici previsti dal Regolamento (procedura di riassegnazione, arbitrato ex art. 306 c.p.c., arbitrato ex art. 2 Reg. dispute, giurisdizione ordinaria). Il registro è cioè soltanto un organo Tecnico – Amministrativo, responsabile dell’assegnazione dei nomi a domicilio, della gestione dei registri e dei nameserver primari per un TLC. La proposizione dell’opposizione produce effetti sulle vicende legate alla registrazione del nome a dominio come: non modificabilità del Registrante per la durata della procedura, apposizione dello stato di “challenged” al nome a dominio, rimozione del nome a dominio.

La procedura di riassegnazione a sua volta, rappresenta una modalità alternativa di risoluzione delle dispute di cui al Reg. Dispute; essa verifica del titolo all’uso od alla disponibilità giuridica del nome a domicilio, nonché che il dominio non sia stato registrato o mantenuto in malafede ed è affidata ad un PSRP (organismo accreditato dal Registro), scelto dalla parte che propone il reclamo.

Qualora si scopra che è stato registrato un dominio affine al proprio, suscettibile in quanto tale di confondere il bacino di utenti a cui si rivolge, il titolare del domain name può anzitutto agire in via cautelare. L’art. 133 CPI, prevede, infatti la possibilità dell’autorità giudiziaria adita, di disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria per uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinato alla prestazione di idonea cauzione. Sarà necessario, in particolare, che ricorrano due requisiti fra loro alternativi e cioè o l’identità o somiglianza del marchio con il domain name, oppure l’identità o affinità dei prodotti o servizi offerti.

Ai sensi dell’art. 125 CPI, che recepisce il dettato dell’art. 2598 c.c., è inoltre possibile agire per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della violazione dei diritti di proprietà industriale sul domain name.

In alternativa alla soluzione giudiziaria  è inoltre possibile ricorrere alla procedura di riassegnazione UDRP (Uniform Domain – Name Dispute Resolution Policy). Si tratta di una procedura che deve essere necessariamente predisposta da tutti i registrar, cioè le organizzazioni che forniscono servizi di registrazione del nome a dominio, accreditati presso l’ICANN (l’ente internazionale di gestione del sistema dei nomi a dominio), grazie alle quali è data la possibilità ai titolari dei marchi di ottenere la cancellazione od il trasferimento dei nomi a dominio contestati.

Si tratta di un rimedio connaturato con il vantaggio di una procedura agile e meno costosa rispetto a quella giudiziale, prescindendo dalla località del Registrant – cybersquatter, piuttosto che del reclamante, oltre che a rendere le decisioni pubbliche.

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